自序─30年的專利競技，半世紀的產業軌跡�劉尚志



第一編 美國專利制度演變與對台灣影響



第一章 美國專利主要爭訟程序�劉尚志、陳在方、尤 謙

1. 美國專利爭訟戰場的重要性與主要場域�5

2. 美國聯邦法院專利訴訟重要程序與實體爭點�10

3. 國際貿易委員會337條款之救濟程序�31

4. 美國國際貿易委員會與聯邦法院程序差異�48



第二章 美國專利制度演變及其對台灣產業之影響──關鍵案件趨勢及專利事業體發展分析�劉尚志、陳在方、尤 謙

1. 前 言�56

2. 最高法院與聯邦巡迴上訴法院判決整理分析�57

3. 專利事業體發展分析�70

4. 結 論�71



第三章 企業內部對於專利訴訟之因應�台灣科技法學會

1. 訴訟前之準備階段�76

2. 訴訟階段�86

3. 策略布局──訴訟戰場抉擇�91

4. 結 論�95



第四章 美國專利複審程序�陳在方

1. 前 言�100

2. AIA發證後爭訟程序設計架構：三層次複審架構與兩階段審理結構�102

3. 層次複審架構�107

4. 複審程序兩階段審理結構之進行與效力�114

5. 結 論�125



第二編 台灣企業在美國專利訴訟之實證觀察



第五章 台灣資訊及光電廠商專利糾紛之個案分析�台灣科技法學會

1. 前 言�132

2. 資訊產業專利侵權案例分析�133

3. 光電產業專利侵權案例分析�141



第六章 台灣企業在美國聯邦法院及國際貿易委員會專利訴訟實證分析──LCD、觸控、LED產業�劉尚志、陳在方、蘇昱婷、楊佩錡、尤 謙

1. 台灣企業在美國聯邦法院專利訴訟統計分析�150

2. 台灣企業在國際貿易委員會專利訴訟統計分析�156

3. LCD及觸控產業專利訴訟實證分析�159

4. LED產業專利訴訟實證分析�162

5. 重要案例分析�169

6. 結 論�174



第七章 美國國際貿易委員會實務現況及訴訟策略建議�蘇昱婷、劉尚志

1. 國際貿易委員會及關稅法337條款簡介�178

2. 國際貿易委員會實務現況與實證分析�186

3. 風險評估與訴訟策略�191

4. 結 論�201



第八章 美國專利侵害主觀要件及台灣企業案例──故意侵害、誘引侵害、輔助侵害�林耕文

1. 美國專利法之誘引侵權制度�208

2. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.：惡意視而不見（Willful Blindness）�213

3. Global-Tech案後聯邦法院誘引侵權案件之分析�221

4. 對台灣企業的建議�227



第三編 損害賠償



第九章 損害賠償總論�劉尚志、陳在方、呂柔慧

1. 損害賠償計算法則�236

2. 持續性授權金與合理權利金之區辨�246

3. 損害賠償範圍之擴張──EMVR法則�248

4. 結 論�249



第十章 美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢�吳靜怡

1. 前 言�254

2. 美國專利侵權損害賠償實證分析介紹�255

3. 合理權利金�270

4. 合理權利金之發展趨勢�293

5. 結 論�318

附錄：Georgia-Pacific的15個參酌因素�322



第四編 授 權



第十一章 跨國專利授權契約之重要程序上爭議�陳在方、鍾京洲、林艾萱

1. Inpro控告光寶案�332

2. 美國法下專利案件訴訟實施權之判斷�340

3. 結 論�353



第十二章 權利耗盡原則之契約限制的容許性──從美國判決出發�林靜雯

1. 前 言�358

2. 讓與及授權契約之定性�360

3. 授權契約或讓與契約的釐清�379

4. 限制條款的目的與專利法上的效力�382

5. 結 論�388



第十三章 美國專利權濫用案件分析──代表性案例與實證研究�王立達、陳在方、許淑蘋

1. 緒 論�394

2. 專利權濫用原則之起源�397

3. 1952年專利法修正：劃分與輔助侵權之界線�399

4. 1982年C.A.F.C.成立與早期見解�400

5. 1988年專利權濫用改革法�401

6. Mallinckrodt與Virginia Panel案：確立反競爭效果要件與二階段判準�403

7. Princo案：提高構成濫用門檻�404

8. 聯邦二審暨三審法院判決實證調查分析�406

9. 結 論�417



第五編 台灣企業、研發機構及大學之跨國專利布局



第十四章 台灣產學研美國專利的量與影響力趨勢分析�王睦均、林欣吾

1. 前 言�426

2. 台灣技術貿易額分析�426

3. 台灣產學研在美國的專利能耐──「量」分析�429

4. 台灣產學研在美國的專利能耐──「影響力」分析�439

5. 結 論�441



第十五章 台灣學研機構專利管理運用概況�戴彗紋、林婉菁、林欣吾

1. 亟待活化運用的學研機構專利能量�446

2. 學研智財管理盤點：資源與誘因皆不足�447

3. 學科技計畫調整具體作法：必須從「高射砲」轉向「導彈」�449

4. 充分體現技術─專利─市場的標竿個案：AC-LED�453

5. 強化學研機構智財管理的三大利器：人力、流程與工具�455



第六編 國際標準制定組織與專利聯盟



第十六章 台灣參與國際標準制定組織回顧與前瞻�謝慶堂

1. 前 言�462

2. WLAN產品認證�465

3. IEEE 802和WiMAX Forum�466

4. 影音編碼與車載資通訊�471

5. 我國參與國際通信標準制定的展望�473

6. 結 語�475



第十七章 標準制定組織之專利集管型態與授權爭議分析�葉家齊

1. 緒 論�478

2. 標準的制定與產生�479

3. 專利集管�484

4. 標準制定組織與專利集管之交錯�487

5. 建議與結論�502



第十八章 標準必要專利之授權、訴訟與專利聯盟�劉尚志、陳在方、尤 謙、李偉綺、呂柔慧

1. 研究目的與方法�508

2. 標準必要專利之授權�510

3. 標準必要專利之訴訟�524

4. 標準必要專利聯盟�530

5. 經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法修法建議�538

6. 代結論──標準必要專利價值最大化之方法�539

自序



30年的專利競技，半世紀的產業軌跡



　　台灣科技產業在美國的專利訴訟，是台灣智慧財產權發展的縮影，更是台灣經濟轉型的實證。這本書固然以法律的爭訟為主軸，然而背後所驅動的，是科技與產業的實力，我們得以一窺我國在知識經濟時代的產業生態與發展軌跡。



　　台灣科技產業在1980年代逐漸成形，從新竹科學園區與工業技術研究院的設立，連結在地的交通大學及清華大學，成為台灣首創的高科技聚落，從此引領台灣經濟的快速發展。1980年聯華電子公司，1987年台灣積體電路公司，1994年世界先進公司，都是由工研院衍生而出的世界級企業。彼時主政的政府，有效掌握國家資源，更有高度的主導權。到了1990年代，大量的科技產品外銷，台灣成為電腦與半導的製造王國。科學園區的成功、技術研發的自主及產業鏈的完整，使台灣成為新興產業經濟體（Newly Industrialized Economies）與開發中國家的典範。



　　1980年代台灣邁入高科技產業，是根植於1960年代就開始的經濟發展。台灣歷經勞力密集、進口替代、加工出口等時期，快速的經濟成長，孕育了產業轉型的實力。在進入科技創新與資本密集之前，智慧財產還沒有成為資產的條件。隨著科技產品的蓬勃成長，台灣企業競逐於美國市場，入境隨俗，我們也在美國體系內進行智慧財產權爭訟，尤其是被控專利侵權的案件層出不窮。



　　為了建立產業智慧財產權的能量，1989年經濟部在資訊工業策進會的市場情報中心下設資訊法律研究小組，1993年法律研究小組與交通大學科技管理研究所合作，在大學校園裡開設智慧財產權課程，啟動了台灣培育科學園區與大學的智權知識。隨後交通大學於1996年成立了企業法律中心，2000年開創全國第一的科技法律研究所，不但締造先機，更發揚光大，於2015年成就獨步全國的科技法律學院。除了地利的優勢外，更因為有效建構學院成為知識平台，推動台灣的智慧財產權能力與國際接軌，進而整合學術與實務，也是台灣培育智權人才最成功的基地。爾後智慧財產的培訓工作在台灣如火如荼展開，教育部、國科會（現在的科技部）、經濟部及農委會等，先後投注不少的財力，讓台灣的智慧財產知識遍地開花。



　　台灣企業於1990年至2010年中，在美國申請與獲得的專利數量相當可觀，排名全球第四或第五，專利訴訟也因半導體、光電等產品之市占率高而屢見不鮮，擅長專利訴訟的美國事務所，無一不涉足台灣，就是證明。我們把台灣智權的發展參照科技產業的成長，可以看出我國產業不是沒有創新，只是科技沿襲著國際的軌跡，屬於後進的跟隨者。因此，我們的智慧財產權在輔助科技產業競爭的過程中，守勢遠多於攻勢。對於前端的科技研究與專利產出，除了透過國際合作、授權與聯盟外，也借助工業技術研究院與大學的協助，因此產、官、學、研合作的契合度成為關鍵。其中工研院以技術研發及專利布局，曾經協助台灣在美國專利訴訟上取得優勢，尤其是針對我國半導體的競爭對手，例如三星、樂金（LG）與首爾半導體等，有不少值得稱頌的案例與精彩的故事。



　　然而台灣科技業以製造為主，整體產業與跨國企業的競爭與合作關係交錯複雜，即使工研院贏得對外國廠商的專利訴訟或談判，卻也因為本國製造業在供應鏈上與外商的連帶關係，反成為被抱怨的對象。



　　此外，由於兩岸關係的敏感，以及保護國內產業著眼，國家出資研究的科技，通常是大學與研究機構擁有的專利，其利用受到諸多限制。例如必須是國內廠商在一定期間（4年）內沒有使用的意願，才能授權或讓與外國廠商；在中國取得的專利，只能以訴訟排除侵害，不得對大陸廠商進行授權；甚而專利賣斷後，透過契約拘束買受人未來的利用，不得對付我國企業等。專利利用的空間與條件既然受限，其市場價值就會大受折損。



　　2010年以降，隨著國際競爭與科技轉型，我們沒有及時趕上這一波，製造業的落後與疲態逐漸顯現。產業鏈雖然還在，但是強度已大不如前，經濟效益自然衰退。我們的科技基礎仍在，只是產品市場早已今非昔比。



　　智慧財產是科技競爭不可或缺的籌碼，專利儼然已是市場競爭的策略資產。專利交易市場一旦形成，多元營運的模式於焉而生。專利事業體（Non-Practicing Entities）、專利聯盟或集管（Alliances or Pooling）、專利控股公司（Holding Company）等，改變了智慧財產的利用方式與價值，甚而新加坡推出的國家戰略，以成為國際智慧財產樞紐（IP Hub）自許。智慧財產的商業化利用，是知識經濟時代的產物，也就是將創新的智能與專利的商品化，帶動實體產品的交易。以科技與專利的軟實力，產生實體系統與產品的市場效益，這是台灣的契機；我們對產品製造、技術研發與專利商品化累積了數十年的經驗與基礎，現在應該透過技術與無形資產的開發利用，創造實體產品市場的機會。

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　　0年的美國專利訴訟，我們看到了產業生態的變遷。從1960年至2010年，半世紀的台灣經濟發展，蓄積了智慧財產保護與利用的動能。我們回顧經濟發展的足跡時，同時前瞻未來的景緻。數位經濟時代，知識創新與無形資產成為經濟發展的動能，也要成為我們的核心競爭力。